Articolo originariamente pubblicato su The IPKat
Il periodo transitorio dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo sul TUB, o UPCA in inglese) è ampiamente considerato come un porto sicuro in termini di possibilità di scelta. Per un periodo di sette anni, i titolari di brevetti europei "classici" si sono adagiati sulla comoda convinzione di poter scegliere liberamente se far valere i propri diritti dinanzi al nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) o se continuare ad affidarsi ai tradizionali tribunali nazionali.
Tuttavia, una recente e piuttosto sorprendente decisione del Tribunale di Venezia, emessa il 4 dicembre 2025 (qui il testo completo della sentenza), ha messo seriamente in discussione questa interpretazione convenzionale. Se questo orientamento dovesse consolidarsi, il "sistema parallelo" potrebbe rivelarsi molto più limitato di quanto i professionisti del settore pensassero.
La controversia e l'intervento ex officio
Il caso è iniziato come un'azione di contraffazione brevettuale relativamente standard. L'attore, Geoplast S.p.A., ha citato in giudizio Daliform Group S.r.l. e TPS S.r.l. per la presunta contraffazione del brevetto italiano IT 1350609 e della frazione italiana del brevetto europeo EP 1605113.
Fatto cruciale, l'attore non aveva esercitato il meccanismo di "opt-out" previsto dall'UPCA per il brevetto europeo. Agendo in base alla diffusa convinzione che l'Articolo 83(1) dell'UPCA crei una competenza concorrente, l'attore riteneva di essere del tutto libero di scegliere il tribunale nazionale italiano per far valere il proprio brevetto europeo non oggetto di opt-out.
Il Tribunale di Venezia, tuttavia, era di diverso avviso. Applicando le regole dell'UPCA, il giudice ha sollevato in modo d'ufficio la questione di competenza ex officio. Il Tribunale si è posto una domanda fondamentale: un tribunale nazionale ha effettivamente competenza su un brevetto europeo se il titolare non ha formalmente effettuato l'opt-out?
La logica del Tribunale: Esclusività fino all'opt-out
L'attore sosteneva che l'assenza di un opt-out lasciasse semplicemente aperte entrambe le porte: il titolare del brevetto resta libero di scegliere il giudice nazionale o il TUB per ogni singola causa.
Il giudice veneziano ha respinto fermamente questa lettura. Attraverso un'interpretazione letterale dell'Articolo 83 dell'UPCA, il Tribunale ha smantellato l'idea di un sistema parallelo liberamente accessibile:
-
Il Principio di Esclusività: Il Tribunale è partito dalla premessa che la competenza per i brevetti europei non unitari spetta, in linea di principio, esclusivamente al TUB ai sensi dell'Articolo 32 dell'UPCA.
-
L'Eccezione Condizionata: Sebbene l'Articolo 83(1) affermi che le azioni "possono ancora essere promosse dinanzi ai tribunali nazionali" durante il periodo transitorio, il Tribunale ha ritenuto che tale possibilità sia strettamente condizionata dalle regole dell'Articolo 83(3).
-
Il Requisito della Rinuncia: Secondo il giudice, per accedere a un tribunale nazionale, il titolare del brevetto deve esercitare attivamente la facoltà di rinunciare alla competenza esclusiva del TUB. Tale rinuncia ha effetto solo al momento della registrazione nel registro del TUB.
-
Nessuna Libera Scelta: Il Tribunale ha concluso che la competenza "concorrente" non significa che un attore possa scegliere arbitrariamente il foro per ogni singola causa. Il giudice ha argomentato che consentire una tale libera scelta esporrebbe i convenuti alle decisioni arbitrarie dell'attore e creerebbe un'incertezza giuridica inaccettabile.
Nella visione del Tribunale, il sistema è progettato per stabilire la competenza in modo inequivocabile e prevedibile: il TUB ha competenza esclusiva a meno che non venga registrato un formale opt-out. Poiché l'attore non aveva effettuato l'opt-out, il tribunale italiano ha formalmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul brevetto europeo in favore del TUB.
La critica di questo Kat: Andare controcorrente rispetto al TUB
Questa decisione è un affascinante esercizio di ragionamento giuridico, ma rappresenta un esito notevole che è in netto conflitto con l'interpretazione generalmente accettata dell'UPCA.
Fatto ancor più problematico, il Tribunale di Venezia appare del tutto disallineato rispetto alla ratio dell'Articolo 83 dell'UPCA così come interpretata dallo stesso TUB. Il TUB ha ripetutamente confermato che il periodo transitorio è stato specificamente progettato per instaurare un regime veramente parallelo, e non uno strettamente subordinato al meccanismo di opt-out.
Si consideri la recente giurisprudenza del TUB:
-
Mala c. Nokia (UPC_CoA_227/2024): La Corte d'Appello del TUB ha espressamente convalidato il sistema concorrente. Ha confermato che possono esservi cause pendenti simultaneamente dinanzi a un tribunale nazionale e al TUB, innescando le disposizioni sulla litispendenza previste dal Regolamento Bruxelles I bis (recast). Ciò implica che un tribunale nazionale costituisca un foro valido durante il periodo transitorio, anche in assenza di opt-out.
-
AIM Sport c. Supponor (Ordinanza del 12 nov 2024): La Corte d'Appello è stata inequivocabile riguardo alla struttura del regime transitorio, sottolineando che l'Articolo 83(1) "stabilisce in generale il regime giurisdizionale che si applica durante il periodo transitorio", confermandolo come un sistema intenzionalmente parallelo.
-
Dish c. Aylo (UPC_CoA_188/2024): In queste controversie, i convenuti sostenevano che l'avvio di azioni parallele per contraffazione brevettuale dinanzi al TUB e a un tribunale nazionale (a Monaco di Baviera) costituisse un abuso del diritto. Sia il Tribunale di Primo Grado che la Corte d'Appello hanno respinto fermamente questa tesi, non rilevando alcuna condotta abusiva nell'utilizzo della competenza concorrente esplicitamente consentita dall'UPCA.
Considerazioni finali
L'interpretazione veneziana impone un paradigma rigido e binario: o si effettua l'opt-out e si utilizzano i tribunali nazionali, oppure non si effettua l'opt-out e si è strettamente vincolati al TUB. Il desiderio del giudice di proteggere i convenuti da un forum shopping "arbitrario" è intellettualmente comprensibile, ma riscrive di fatto il compromesso procedurale che è stato alla base della creazione del periodo transitorio dell'UPCA.
Se questa interpretazione restrittiva dovesse estendersi ad altri tribunali nazionali, potrebbe privare i titolari di brevetti della flessibilità che credevano di avere, dirottando una massiccia ondata di contenziosi direttamente nel contenzioso dinanzi al TUB. Per ora, questo Kat osserverà con attenzione per vedere se questa sorprendente decisione verrà appellata o se rimarrà un'anomalia isolata nella città lagunare.
