Gli Standard Essential Patents sono brevetti le cui rivendicazioni hanno un ambito di tutela che comprende soluzioni tecniche che sono incorporate in standard tecnici. Stefano Brunazzi e Valeria Croce di Jacobacci & Partners ci spiegano come si incrociano con il mondo Life Sciences. 

«Si può ben dire che il tema degli Standard Essential Patents (SEP) si colloca all’intersezione tra il mondo dei brevetti e quello degli standard: una caratteristica che lo rende interessante, ma anche molto complesso. L’obiettivo dei SEP è raggiungere un equilibrio e un buon compromesso tra diverse esigenze, tutte importanti e comprensibili - spiega Stefano Brunazzi, mandatario brevettuale di Jacobacci & Partners e ingegnere elettronico - Da un lato, l’esigenza di vedere tutelata la proprietà intellettuale (IP), con un’equa remunerazione derivante dai diritti IP, che è irrinunciabile per aziende che sviluppano tecnologie e investono in ricerca e sviluppo. D’altra parte, l’esigenza di realizzare sistemi complessi multi-vendor interoperabili, che richiede opportuni standard tecnici. Da un altro lato ancora, la garanzia di una corretta evoluzione del mercato, con mitigazione e prevenzione di possibili comportamenti anti-concorrenziali o addirittura di blocco da parte del titolare di un brevetto SEP. Il framework SEP cerca di coniugare ed equilibrare nel miglior modo possibile tutte queste esigenze». Che il tema sia rilevante lo conferma l’inclusione degli Standard Essential Patents tra gli obiettivi del programma di lavoro 2023 della Commissione Europea1, che prevede le prime azioni in materia (legislative e non, compresa una valutazione d’impatto) per il secondo quadrimestre di quest’anno. Azioni che si andrebbero a inserire all’interno di un più ampio pacchetto per il licensing dei brevetti, pensato per rendere più stabile l’ambiente regolatorio di riferimento per il business. Secondo le indicazioni contenute nel programma di lavoro 2023, la realizzazione di un quadro di riferimento efficiente per il licensing dei brevetti SEP dovrebbe riflettere al meglio gli interessi sia dei titolari che degli implementatori, e contribuire a regole chiare per i casi di compulsory licensing in campo brevettuale.

Che cosa sono

Il termine SEP identifica i brevetti essenziali per gli standard; si tratta di brevetti che rivendicano un’invenzione che deve essere necessariamente utilizzata al fine di conformarsi a uno standard tecnico. «In altri termini - spiega Stefano Brunazzi - un SEP è un brevetto le cui rivendicazioni hanno un ambito di tutela che comprende soluzioni tecniche che sono incorporate in standard tecnici. Tali standard sono definiti da organismi di standardizzazione (SSO, Standard Setting Organisations), di solito operanti a livello internazionale e che comprendono tra i loro membri i principali player di un certo ambito tecnologico». Essendo i brevetti SEP storicamente diffusi soprattutto nell’ambito delle telecomunicazioni, non stupisce che i principali enti di standardizzazione coinvolti nella loro definizione siano proprio quelli attivi nel normare diversi aspetti dei sistemi ICT. Tra questi, troviamo l’International Telecommunication Union (ITU) e il Telecommunication Standardisation Bureau (TSB, parte della stessa ITU), responsabili per l’emissione delle raccomandazioni sugli standard, in particolare per quanto riguarda sistemi di trasmissione, reti digitali, reti informatiche, protocolli di comunicazione. In Europa è attivo con obiettivi simili anche lo European Telecommunication Standards Institute (ETSI), mentre l’iniziativa 3GPP (Third Generation Partnership Project) è focalizzata sulla standardizzazione delle reti mobili, 3G, 4G, 5G, etc. Altri ambiti in cui i SEP possono essere rilevanti sono l’elettronica e la codifica audio/video. Ad esempio, l’acronimo JPEG identifica un ente di standardizzazione, in particolare il Joint Photographic Expert Group che si occupa degli standard per le tipologie di file grafici, mentre il Moving Picture Expert Group (MPEG) si occupa di standard di codifica delle immagini in movimento. «In linea di principio, anche altre normative ISO potrebbero rientrare in quest’ambito, ma solo laddove esse riguardino aspetti tecnici, dal momento che i brevetti tutelano, come ben noto, invenzioni di carattere tecnico», aggiunge Stefano Brunazzi. Caratteristica che accomuna i vari enti che abbiamo citato è l’adozione di particolari insiemi di regole che disciplinano la gestione dei diritti di proprietà intellettuale che insistono sulla specifica tecnologia da standardizzare.

Gli enti di standardizzazione

«Gli enti di standardizzazione che operano in ambiti di alto livello tecnologico, e quindi a elevata densità di proprietà intellettuale, si sono ben presto accorti che possono sorgere problemi anche gravi dal possibile conflitto tra le esigenze che derivano da un lato dalla protezione IP dei membri sviluppatori della tecnologia, dall’altro dalla definizione e applicazione di uno standard, che richiede cooperazione in fase di preparazione e poi il rispetto da parte di tutti. Le regole sui brevetti SEP hanno l’obiettivo di eliminare o attenuare il rischio di attuazione di condotte anti-concorrenziali, come ad esempio il fenomeno cosiddetto del patent ambush, che si verificherebbe se un soggetto non rivelasse agli altri membri dell’organismo di standardizzazione di essere titolare di un brevetto essenziale o rilevante per la tecnologia in fase di standardizzazione. Se tale tecnologia, proposta dal titolare del brevetto in sede di standardizzazione, diventasse uno standard vincolante per tutti, l’azienda titolare del brevetto potrebbe far valere la rispettiva proprietà intellettuale per ottenere una posizione di grande forza, tale da ostacolare o addirittura bloccare la realizzazione di un’intera rete di comunicazione, ad esempio, o consentire al titolare del brevetto di approfittare di questa posizione di forza per chiedere royalties estremamente elevate. Senza voler entrare nel merito dei complessi aspetti legali e regolamentari associati a questa situazione, si può dire che tali pratiche sono ritenute anti-concorrenziali, e gli enti di standardizzazione potrebbero essere considerati responsabili se non cercassero di prevenire questi problemi», esemplifica l’esperto di Jacobacci & Partners. Le regole che impegnano i membri dei vari enti di standardizzazione a rispettare le policy in tema di Standard Essential Patents comprendono tra l’altro le regole note con l’acronimo FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms), che descrivono i termini di licenza che i titolari dei brevetti SEP sarebbero sempre tenuti a offrire alle realtà interessate a implementare quel certo standard. Un’analisi dettagliata di tali termini è contenuta, ad esempio, in un rapporto del 2017 del Joint Research Centre della Commissione europea2. «Le policy previste in ambito SEP, stabilite dai vari enti di standardizzazione, prevedono una serie d’impegni, in primo luogo quello di dichiarare i diritti di proprietà intellettuale di cui siano titolari i membri dell’ente di standardizzazione e che riguardano lo standard al centro dell’attenzione - spiega Stefano Brunazzi - Ci sono poi impegni di disclosure, che includono le modalità e le tempistiche con cui i membri dell’organismo di standardizzazione debbono o possono fare questa dichiarazione. Ci sono, infine, gli impegni di licenza, che impongono ai membri, per ogni SEP, di fornire licenze a condizioni determinate al fine d’implementare lo standard proposto. La concessione delle licenze deve avvenire secondo le policy FRAND, e quindi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. I dettagli operativi delle policy possono variare tra i diversi enti di standardizzazione, ma si conformano comunque ai suddetti aspetti generali».

I principi fondamentali delle FRAND

Il rapporto JRC sui termini utilizzabili per il licensing degli Standard Essential Patents evidenzia fin dall’introduzione come le regole FRAND vadano interpretate come una gamma potenzialmente estesa di possibili valori economici per la concessione delle licenze. Non esiste, infatti, alcuna metodologia accettata in grado di estrapolare in modo univoco un singolo valore da tale range. Il rapporto indica che il tasso di royalty FRAND deve riflettere i seguenti punti di riferimento:

  • Riferimento di negoziazione ex ante: è dato dal risultato di un'ipotetica negoziazione bilaterale ex ante tra il titolare del brevetto e chi sia interessato a implementare lo standard che applica la caratteristica brevettata (o asta).
  • Valore incrementale aggiunto che la caratteristica brevettata apporta al prodotto che implementa lo standard (in particolare, il valore incrementale rispetto alla migliore alternativa successiva).
  • Valore ex ante della caratteristica brevettata, ossia il valore intrinseco di tale caratteristica, a esclusione di qualsiasi valore addizionale che derivi dall'inclusione della stessa all’interno dello standard.
  • Compatibilità degli incentivi: un tasso di royalty FRAND preserva gli incentivi a brevettare, a contribuire allo standard con la tecnologia brevettata e all’adozione di standard tecnologici, compresi i SEP.
  • Le royalty FRAND dovrebbero tenere conto dell'accumulo delle royalty e delle preoccupazioni relative al blocco dei brevetti.
  • Più in particolare, il valore aggiunto apportato allo standard dal brevetto e il valore ex ante di quest’ultimo rappresentano limiti diversi all’interno del range FRAND.

Fonte: Commissione Europea, JRC Science for Policy Report, Licensing Terms of Standard Essential Patents. A comprehensive analysis of cases, 2017

Non solo TLC

Nati nel mondo delle telecomunicazioni e dell’elettronica, gli Standard Essential Patents sembrano destinati a diffondersi anche ad altri settori industriali ad elevato tasso tecnologico e di interoperabilità. Non ne è esente neanche il mondo Life Sciences, che negli ultimi anni ha visto un rapido avanzamento tecnologico su molti fronti. Due, in particolare, quelli che gli esperti brevettuali di Jacobacci & Partners hanno individuato quali potenzialmente più d’interesse con riferimento ai brevetti SEP. «Interessati a verificare se le nostre ipotesi fossero condivise - spiega la mandataria europea Valeria Croce - non abbiamo trovato nulla che marcasse l’esclusione di altre tecnologie - diverse dalle TLC - dal mondo dei Standard Essential Patents. Un mondo che si sviluppa in un contesto complesso, che vede la partecipazione di tanti “giocatori” e caratterizzato da tecnologie e dispositivi che devono dialogare tra loro, interagire e interoperare. Quello delle Life Sciences è un settore ugualmente ad alto livello di tecnologia, alto tasso di innovazione e di brevettazione. In questo settore intravediamo, quindi, caratteristiche che ci riportano agli Standard Essential Patents, in particolare se pensiamo a quelle applicate alla genetica. Negli ultimi anni, infatti, le biotecnologie e più marcatamente l’ingegneria genetica hanno fatto passi da gigante; sono state sviluppate, e sono a disposizione del mondo scientifico e industriale, tecnologie all’avanguardia e dalle applicazioni veramente avveniristiche. Il loro utilizzo e l’elaborazione delle informazioni tecniche da esse derivate è complesso e richiede diversi passaggi: c’è un campione da preparare e analizzare, e un risultato da interpretare. Si tratta di fasi complesse con un alto tasso di innovazione e ricerca, specifico per ognuna di esse: per ogni passaggio lo specialista può essere un player diverso. Questo è un ambito fertile per lo sviluppo degli Standard Essential Patents». Il riferimento di Valeria Croce a tali applicazioni rimanda al mondo cinematografico, e in particolare al film GATTACA, che affrontava il tema della programmazione genetica degli individui, che si trovavano a nascere con un destino predefinito a priori dal proprio codice genetico costruito ad hoc. «Al di là dall’auspicare o meno uno scenario simile per il futuro, probabilmente quanto raccontato nel film si è avvicinato a noi molto più rapidamente di quanto non si potesse immaginare pochi anni fa per via dei progressi dell’ingegneria genetica. Non si può escludere che un contesto di così ampia diffusione e uso delle tecnologie di ingegneria genetica, l’aumentare del numero dei diversi player e la necessità di una interoperabilità possa far sorgere la necessità di adottare degli standard comuni anche al mondo delle tecniche genetiche, replicando così una situazione molto simile a quella degli Standard Essential Patents per le telecomunicazioni», sottolinea Valeria Croce. Telecomunicazioni che sono in molti casi il cuore pulsante dell’innovazione digitale in medicina: come non pensare, infatti, ai dispositivi di misurazione e monitoraggio da remoto dei parametri fisio-patologici, che utilizzano i cellulari dei pazienti per trasmettere i dati ai medici dei centri di controllo. O ai sistemi di telemedicina, che virtualizzano anche le visite e le interazioni medico-paziente. O ancora, ai dispositivi per la somministrazione controllata di farmaci, come i glucometri impiantabili di ultima generazione in grado di misurare al contempo anche i valori glicemici e di acquisire e inviare tutti i dati in tempo reale tramite smartphone. Sono solo alcuni dei molti esempi possibili all’interno di un ambito che si va ampliando ogni giorno di più, e che comprende ad esempio anche il grande mondo delle terapie digitali (Digital Therapeutics). «L’ambito delle reti di telecomunicazioni è quello più evidente in cui emerge la necessità di procedere con gli Standard Essential Patents. Bisogna però intendere le telecomunicazioni in senso lato: qualsiasi apparato che interopera e comunica con altri può essere associato a brevetti che, almeno in parte, coprono degli aspetti di telecomunicazione, e che potenzialmente potrebbero essere SEP», commenta Stefano Brunazzi. Partendo da queste basi, i due esperti di brevetti non escludono per il futuro un possibile percorso di standardizzazione anche per alcune tecnologie di analisi genetica, ad esempio utilizzate per scopi diagnostici o terapeutici. «Vedremo chi sarà il primo a cominciare - si chiede Valeria Croce - D’altra parte, quella degli Standard Essential Patents è anche un’opportunità. Già adesso nel campo delle biotecnologie ci sono liti brevettuali importanti, che nascono, si sviluppano anche in diversi Paesi e talvolta evolvono in complessi accordi di cross-licensing, un compromesso, una pace tra i vari player. Sviluppare la possibilità di creare un sistema Standard Essential Patents anche in quest’ambito porterebbe probabilmente a una evoluzione negli accordi, nelle cause legali e, più in generale, della pianificazione della strategia brevettuale e legale a difesa della proprietà intellettuale di una società».

Le possibili opportunità

Come risulta evidente da quanto detto fin qui, gli Standard Essential Patents possono avere importanti ricadute a livello strategico, legale e finanziario per le aziende, e implicano sia doveri che garanzie e opportunità. Queste ultime derivano soprattutto dal fatto che un brevetto dichiarato e riconosciuto SEP può consentire un vantaggioso sfruttamento economico. «Lo standard è un abilitatore della possibilità di implementazione di sistemi complessi interoperabili - sottolinea Brunazzi - D’altra parte, se un brevetto è essenziale per uno standard, necessariamente tutti i sistemi, dispositivi e prodotti che rispettano tale standard rientrano nell’ambito di tutela del brevetto SEP. Questo può conferire un notevole valore al brevetto, con un maggiore ritorno economico da licenze, pur vincolate ai termini delle regole FRAND. Sulla base di un SEP, possono poi essere implementate anche altre strategie note di sfruttamento o valorizzazione, come ad esempio il cross-licensing o il patent pooling, così come per brevetti non SEP». Il cross-licensing prevede la chiusura di accordi su pacchetti di brevetti tra aziende fornitrici di particolari tecnologie al fine di permetterne il reciproco utilizzo, eventualmente con riconoscimento di determinate royalties. Nel patent pooling, invece, più aziende si riuniscono e propongono a terzi l’accesso a un determinato insieme di brevetti a condizioni di licenza concordate tra i partecipanti al pool.

Come individuare i SEP

Le procedure di brevettazione e le policy associate agli Standard Essential Patents sono indipendenti tra loro, con le prime gestite dagli uffici brevetti (nazionali o europeo), le seconde, come visto, in capo agli organismi di standardizzazione. La procedura di brevettazione è, quindi, di per sé trasparente rispetto ai SEP, spiega Stefano Brunazzi. «Stabilire se un brevetto è essenziale oppure no per un certo standard è un compito che può essere molto complesso, e che richiede di essere analizzato da persone con competenze tecnico-brevettuali da un lato, e conoscenze approfondite sul contenuto tecnico degli standard dall’altro. Per quanto riguarda l’esame brevettuale, gli uffici brevetti ricercano documenti anteriori pubblici, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati come SEP o meno. Per quanto riguarda le regole e gli impegni associati agli Standard Essential Patents, si deve considerare il rapporto con l’ente di standardizzazione; un’azienda che è membro di un organismo di standardizzazione o partecipa a una procedura di standardizzazione, sempre che sia di carattere tecnico, dovrà verificare le specifiche policy SEP dell’organismo di standardizzazione in questione e i relativi impegni da rispettare. Quanto sopra, come già osservato, vale per standard e normative di carattere tecnico. D’altra parte, si deve notare che vi sono enti di regolamentazione che stabiliscono normative che, pur molto importanti, tipicamente non si riferiscono ad aspetti tecnici, e per questo non prevedono policy di tipo SEP». Nel processo ideale che porta a un brevetto SEP, nel momento in cui la funzione R&D di un’azienda sviluppa nuove soluzioni tecniche, esse vengono selezionate ad esempio da un dipartimento che si occupa di standardizzazione, e partecipa agli enti di standardizzazione di interesse. Sull’altro fronte, il dipartimento di proprietà intellettuale fa a sua volta una valutazione per decidere se depositare una domanda di brevetto. «È molto importante che ci sia coordinamento tra queste diverse funzioni aziendali, la domanda di brevetto deve essere depositata assolutamente prima che la soluzione venga divulgata, anche in un ambito pre-competitivo quale quello di un comitato di standardizzazione - sottolinea Stefano Brunazzi - Anche un documento provvisorio di lavoro presentato al comitato di standardizzazione dallo stesso titolare della domanda di brevetto, infatti, può rappresentare una divulgazione, se reso pubblico prima del deposito della domanda di brevetto, e quindi un impedimento alla concessione del relativo titolo brevettuale, perché potenzialmente distruttivo del requisito di novità. Per esperienza di mandatari brevettuali, sappiamo che gli uffici brevetti accedono ampiamente ai database degli enti di standardizzazione, proprio per trovare anteriorità anche tra i documenti provvisori di lavoro, magari anche proposti dallo stesso titolare. Le procedure di brevettazione e di standardizzazione sono complesse e hanno tempi non brevi, indipendenti tra loro. Se alla fine delle due procedure il brevetto tutela una soluzione che intanto è entrata anche nello standard rilasciato, il brevetto è effettivamente un SEP».

Qualche esempio pratico

Come già visto, l’esempio più classico di brevetti SEP è quello delle reti di telecomunicazioni, che prevedono l’interazione di dispositivi diversi e a livello diverso: dai dispositivi di utente (es. smartphone), agli apparati di rete di accesso, ai sistemi di trasmissione e agli apparati di comunicazione e instradamento nel core della rete. A ogni livello, gli apparati possono essere prodotti da diversi fornitori di tecnologia, motivo per cui la presenza di standard tecnici e di politiche associate al concetto di Standard Essential Patents è necessaria per garantire la realizzazione e il funzionamento delle reti, l’interoperabilità tra i diversi apparati. «Laddove ci sono più apparati che comunicano, è chiaro che ci vuole un coordinamento e quindi uno standard tecnico. In tali ambiti complessi, emergono contemporaneamente sia le esigenze di sviluppare e definire standard tecnici per consentire l’interoperabilità di sistemi e dispositivi, sia la necessità per i fornitori di apparati, sistemi o servizi di proteggere la propria proprietà intellettuale tipicamente mediante brevettazione. Laddove si riscontrino queste due esigenze, si individua un ambito tecnologico in cui il framework dei SEP è pertinente e può essere anche molto rilevante», ribadisce in conclusione Stefano Brunazzi.

Bibliografia
1. Commissione europea, Commission Work programme 2023, comunicazione COM(2022) 548 final del 18 ottobre 2022.
2. Commissione europea, JRC Science for Policy Report, Licensing Terms of Standard Essential Patents. A comprehensive analysis of cases, 2017

Articolo di Stefano Brunazzi e Valeria Croce per Notiziario Chimico Farmaceutico