Articolo di Luca Mariani per Imbottigliamento.
L’opposizione di “Jack Daniel’s” contro il tentativo di registrazione del marchio “Jackstone” è stata accolta integralmente dall’EUIPO in considerazione della notorietà del marchio di whisky storico.
Jasper Newton Daniel, Jack per gli amici, fondò ufficialmente la Jack Daniel Distillery nel 1866, rendendola la prima distilleria registrata negli Stati Uniti. Sfruttando le acque ricche di minerali della sorgente Cave Spring Hollow, Daniel mise a punto l’Old No. 7, un Tennessee Whiskey ammorbidito con carbone vegetale che ottenne la sua prima medaglia d’oro internazionale all’Esposizione Internazionale della Louisiana nel 1904.
Cinquant’anni dopo, in seguito a un infortunio nel 1906 che lo portò alla morte, Daniel lasciò l’azienda al nipote Lem Motlow in assenza di eredi diretti. Sotto la direzione del mastro distillatore Jess Motlow, la società affrontò critiche sfide economiche e legislative, tra cui la Grande Depressione e la ratifica del XVIII Emendamento nel 1919. Durante il Proibizionismo, le scorte furono trasferite in diversi magazzini regionali, rimanendo inutilizzate fino alla revoca della legge nel 1933. La produzione riprese solo quando tornarono disponibili materie prime di qualità, garantendo la continuità del marchio fino alla metà del XX secolo.
L’espansione del marchio e l’influenza globale nell’era moderna
A partire dalla fine degli anni ‘40 Jack Daniel’s si è evoluto da prodotto regionale a icona culturale, complici le associazioni di alto profilo con figure pubbliche come Frank Sinatra. Sotto la gestione dei Master Distiller Jess Gamble e Frank Bobo, il marchio ha implementato una rigorosa strategia pubblicitaria che ne ha consolidato l’identità visiva, audace e nostalgica. L’innovazione è proseguita tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio del 2000 con Jimmy Bedford e Jeff Arnett, i quali hanno supervisionato l’introduzione di “Gentleman Jack” (versione più dolce e morbida del classico Jack Daniels No.7) e la più grande espansione del portafoglio prodotti nella storia dell’azienda. Per soddisfare la crescente domanda globale, nel 2014 la società ha inaugurato una fabbrica di botti dedicata in Alabama per la produzione artigianale dei barili.
Nel 2016 la distilleria ha celebrato il suo 150° anniversario. Gli sviluppi imprenditoriali più recenti includono una partnership pluriennale siglata nel 2023 con il team McLaren di Formula 1. Il successo globale e l’identità iconica del brand hanno superato la prova del fuoco in sede giuridica quando, nel 2024, è emersa una richiesta di registrazione potenzialmente lesiva della rinomanza del marchio “Jack Daniel’s”.
Le origini della disputa
Il 24 luglio 2024 la Success Brand Pvt. Ltd., con sede nelle Isole Vergini Britanniche, chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione Europea “Jackstone” per le bevande alcoliche della Classe 33, tra le quali segnatamente veniva incluso anche il whisky. A tale istanza si è opposta, il 4 novembre 2024, la Jack Daniel’s Properties, Inc., titolare dell’omonimo marchio, la quale contestava integralmente la domanda di marchio sulla base del proprio marchio anteriore “Jack Daniel’s”.
L’opposizione poggiava su due motivazioni principali: da un lato, il rischio di confusione derivante dalla somiglianza tra i segni e dall’affinità dei prodotti; dall’altro, la tutela della notorietà del marchio “Jack Daniel’s”. La Divisione di Opposizione ha stabilito di esaminare il caso partendo proprio da quest’ultimo punto, che è disciplinato dall’Articolo 8(5) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), norma che assegna ai marchi rinomati un livello di tutela rafforzato. L’obiettivo era quello di accertare se l’eventuale introduzione di “Jackstone” potesse sfruttare indebitamente il prestigio del marchio “Jack Daniel’s” o comprometterne la distintività e la forza attrattiva.
Requisiti giuridici
Secondo l’articolo 8(5) RMUE un marchio non può essere registrato se è identico o simile a un marchio anteriore che gode di notorietà nell’Unione Europea. La protezione si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti rivendicati dai due marchi oggetto di contesa siano simili o meno, a patto che l’uso del nuovo segno senza giusto motivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio precedente, oppure che rechi loro pregiudizio.
Per l’accoglimento dell’opposizione devono sussistere tre condizioni cumulative: l’esistenza di una somiglianza tra i segni, una notorietà accertata del marchio anteriore prima del deposito del marchio successivo e il rischio concreto di un danno o di un vantaggio indebito. La mancanza di uno solo di questi elementi comporta il rigetto dell’istanza, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata. Tuttavia, anche in presenza di tutti i requisiti citati, l’opposizione può essere respinta se il richiedente del marchio “Jackstone” dimostra l’esistenza di un giusto motivo per l’utilizzo del termine.
La notorietà del marchio anteriore
Di norma, la notorietà del marchio implica il raggiungimento di una soglia di riconoscimento che si verifica quando esso diventa riconoscibile e riconosciuto da una parte significativa del pubblico al quale prodotti e i servizi “marchiati” sono destinati. In base alla tipologia della merce o delle prestazioni, si può trattare del grande pubblico generalista oppure di quello specializzato, cioè professionale o esperto di quel particolare settore. Nel caso di specie, si tratta di bevande alcoliche e analcoliche che riguardano una vasta fetta della popolazione.
L’onere di dimostrare la notorietà del marchio grava sulla società titolare (in questo caso, Jack Daniel’s Properties, Inc.) che, a tal fine, ha dovuto presentare un impianto probatorio solido e consistente. Al fine di determinare il livello di notorietà di un marchio, occorre tenere in considerazione tutti gli elementi documentali presentati dal titolare, così da ricostruire i seguenti aspetti: la quota di mercato, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dalla società per la promozione del brand.
L’analisi degli elementi probatori
L’opponente ha dimostrato volumi e valori di vendita rilevanti in diversi mercati, tra cui Germania, Francia, Polonia e Spagna.
Dati di terze parti confermano inoltre una solida quota di mercato in vari Stati Membri dell’Unione Europea tra il 2011 e il 2020. Significativo è il caso della sola Germania dove, nel 2020, il whisky “Jack Daniel’s” deteneva il 17,70% delle vendite in volume e il 20,85% del valore al dettaglio, percentuali di rilievo assoluto in un settore saturo come quello dei distillati.
In linea di principio, l’entità delle attività pubblicitarie riflette lo sforzo profuso nel consolidare l’immagine del brand e la sua notorietà presso il pubblico. Campagne promozionali prolungate, intensive e capillari suggeriscono infatti che il marchio abbia acquisito una rinomanza tale da superare la cerchia dei consumatori abituali, raggiungendo una quota del pubblico generalista che di norma non è interessata alle bevande alcoliche distillate. La documentazione prodotta attesta una strategia di marketing costante e di lungo periodo. Tali prove permettono di valutare l’esposizione del pubblico ai messaggi pubblicitari analizzando i canali utilizzati, i dati di diffusione e i tassi di ascolto.
Le conclusioni sull’esistenza della notorietà
A supporto di ciò Jack Daniel’s Properties, Inc. ha presentato classifiche redatte da enti indipendenti che posizionano stabilmente il marchio anteriore nella top 10 del settore alcolici e tra i primi 100 brand a livello globale. Alla luce di questi elementi, la Divisione d’Opposizione ha ritenuto che le prove, valutate complessivamente, dimostrino la notorietà del marchio quantomeno in territorio teutonico. I dati sulle vendite e sulla quota di mercato, uniti ai numerosi riferimenti della stampa al successo del brand, attestano inequivocabilmente un solido grado di riconoscimento del marchio presso il pubblico di riferimento per quanto riguarda il whisky. Tale prodotto rientra pienamente nella categoria delle “bevande alcoliche (eccetto le birre)” in Classe 33, per la quale l’opponente ha rivendicato la notorietà.
Analisi dei due segni posti a raffronto
Il pubblico di lingua tedesca identificherà l’elemento “Jack” del marchio anteriore come un nome proprio maschile di origine inglese. Allo stesso modo, “Daniel’s” verrà percepito come la forma possessiva del nome “Daniel”, anch’esso ampiamente noto in Germania. Nel complesso, la combinazione dei due termini sarà interpretata come un nome e cognome (o un identificativo personale), suggerendo che i prodotti siano associati a un individuo di nome Jack Daniel. Poiché questa struttura onomastica non presenta alcun legame semantico con i prodotti in questione, il marchio gode di un normale grado di distintività intrinseca.
Per quanto riguarda il segno contestato, una parte significativa del pubblico tedesco tenderà a scomporre il termine “Jackstone”, individuandovi il nome di battesimo “Jack” affiancato dall’elemento “stone”. Quest’ultimo potrà essere percepito come un termine privo di significato (da chi non parla inglese) o come la parola inglese per “pietra” (da parte degli anglofoni). In ogni caso, a prescindere dall’interpretazione di “stone”, entrambi i componenti del segno non trasmettono alcun messaggio descrittivo o concettuale rispetto ai prodotti. Di conseguenza, anche gli elementi del marchio contestato risultano dotati di un normale carattere distintivo.
Aspetti visivi, fonetici e concettuali
Sotto il profilo visivo, i segni condividono la sequenza iniziale di lettere “J-A-C-K”, ma si differenziano nettamente nelle rispettive conclusioni: “Daniel’s” nel marchio anteriore e “stone” in quello contestato. Sebbene l’elemento comune occupi la posizione iniziale, le parti restanti generano impressioni visive chiaramente distinte. Tale divergenza è accentuata dalla struttura grafica: nel marchio anteriore “Jack” è separato da uno spazio e seguito da una parola distinta, mentre nel segno contestato è fuso direttamente con il termine “stone”.
Dal punto di vista fonetico, la pronuncia tedesca coincide per il suono delle lettere /J-A-C-K/, ma diverge drasticamente nelle parti successive (/D-A-N-I-E-L-S/ contro /S-T-O-N-E/). L’elemento comune costituisce solo la sillaba iniziale di ciascun segno; benché identica, il prosieguo dell’articolazione vocale crea ritmi e sonorità del tutto differenti, anche a causa del diverso numero di sillabe. Di conseguenza, i segni presentano un grado di somiglianza visiva e fonetica basso.
Sotto l’aspetto concettuale, il pubblico di riferimento identificherà in entrambi i casi il nome maschile “Jack”. Tuttavia, il marchio “Jack Daniel’s” viene percepito specificamente in forma possessiva, richiamando un legame con una persona fisica (Jack Daniel). Nel segno “Jackstone”, pur riconoscendo il nome “Jack”, l’aggiunta di “stone” introduce un concetto potenzialmente diverso. Poiché l’unico punto di contatto semantico è limitato al nome proprio, i segni sono da considerarsi concettualmente simili su un livello senza dubbio inferiore alla media.
Analisi dell’associazione tra i due marchi
Per accertare un potenziale pregiudizio a un marchio rinomato, è essenziale dimostrare che il pubblico possa stabilire un nesso mentale tra i segni. Questa associazione va valutata analizzando tutti i fattori del caso concreto, al fine di determinare se tale collegamento possa generare un indebito vantaggio o un danno alla reputazione del marchio anteriore.
In questo contesto, i prodotti risultano identici o strettamente correlati, appartenendo entrambi al settore delle bevande alcoliche. È infatti comune che tali beni condividano i medesimi canali produttivi e di vendita, venendo spesso promossi insieme o affiancati nei listini; ciò comporta un’inevitabile sovrapposizione tra i rispettivi target di consumatori. Sebbene “Jack” possa essere considerato un nome relativamente comune, non si possono ignorare gli sforzi di marketing dell’opponente focalizzati proprio sull’uso isolato di tale elemento. Uno studio prodotto agli atti conferma, infatti, che una parte significativa del pubblico associa immediatamente il nome “Jack” al marchio “Jack Daniel’s”.
Considerando globalmente questi elementi, la Divisione d’Opposizione conclude che i consumatori in Germania, incontrando il segno contestato, saranno indotti a collegarlo al marchio anteriore. Tale circostanza stabilisce quel “nesso mentale” tra i due marchi necessario a configurare il rischio di associazione richiesto dalla normativa.
Analisi del vantaggio indebito e free-riding
La Divisione d’Opposizione ritiene probabile che il marchio contestato tragga un indebito vantaggio dall’immagine positiva consolidata dal segno anteriore attraverso l’uso intensivo dei termini “Jack Daniel’s” e, nello specifico, “Jack”. Data la forza della rinomanza del marchio anteriore, la presenza dell’elemento comune “Jack” porterà inevitabilmente il consumatore ad evocare il brand della Jack Daniel’s Properties, Inc., facilitando la commercializzazione dei prodotti dell’avversaria - Success Brand Pvt. Ltd. – grazie al prestigio dell’opponente.
Tale trasferimento d’immagine configura un’ipotesi di free-riding (parassitismo), poiché permette al richiedente di sfruttare ingiustamente la solida reputazione e gli investimenti promozionali dell’opponente. Di conseguenza, l’opposizione è ritenuta fondata per violazione della rinomanza, portando al rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti contestati.
Conclusioni del procedimento
Poiché l’opposizione è stata accolta integralmente sulla base della tutela del marchio che gode di rinomanza, l’Ufficio non ha ritenuto necessario procedere all’esame degli altri motivi dedotti, come il semplice rischio di confusione. Il riconoscimento della protezione rafforzata ha dunque assorbito ogni ulteriore valutazione, confermando l’esclusione del marchio richiesto dal mercato.
La decisione conferma che l’uso improprio di un nome iconico, anche se parzialmente modificato, è inammissibile se sfrutta gli investimenti e la notorietà di un brand consolidato. In presenza di una rinomanza accertata, la tutela legale impedisce qualsiasi tentativo di richiamo commerciale che possa sfruttare gli investimenti pubblicitari destinati allo sviluppo e all’affermazione di un marchio dotato di notorietà.
